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O registro para proteção de marcas, patentes e softwares são feitos juntamente com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Isto é, através de uma ação documentada e de grande importância ao empreendedor, pois visa proteção e garantia de direitos sob a marca. Além disso, traz vantagens ao negócio. 

O que são marcas e por quê realizar a proteção delas?

A fim de se evitar confusões e dúvidas por parte dos empreendedores e conscientizá-los sobre a importância do registro, se faz necessário explicitar o que é uma marca. De acordo com a lei nº 9.279/96, em seu art. 122, afirma que se pode registrar como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não inclusos nas proibições legais do art. 124.

As marcas podem ser: 

  • De produto ou serviço, que seriam utilizadas para diferenciar o produto ou serviço de outro idêntico, de origem diversa;
  • De certificação, usada para comprovar a conformidade de um produto ou serviço com certas normais e/ou especificações técnicas;
  • Coletivas, o seu uso é feito para identificar produtos ou serviços vindos de membros de uma certa organização.

É possível apresentar as marcas graficamente como:

  • Nominativas, se constituem de palavras, abrangendo não somente letras do alfabeto romano como neologismos e combinações de letras.
  • Figurativas, compostas por parte visual como imagens, desenhos, símbolos). De forma geral, é desacompanhada de qualquer texto.
  • Mistas, compostas por elementos verbais e figurativos.
  • Tridimensional, que está relacionada à forma direta do produto ou sua embalagem, sendo capaz de distingui-la no mercado.

O que é patente?

São criações de novas tecnologias, tanto de produtos, processos de fabricação ou de melhorias de uso de objetos. De acordo com o art. 8º da lei 9.279/96, para algo ser patenteável, a criação deve atender a diversos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. 

A patente será atingida se a invenção for algo desconhecido até mesmo para a comunidade científica com especialização na respectiva área de conhecimento. A exigência da atividade inventiva terá o seu preenchimento feito se o inventor mostrar um objetivo final por meio de explicação, e não apenas por mero acaso.

E o que seria a aplicação industrial? Esta se refere à aplicabilidade que a invenção possui para o meio industrial, sem possuir patenteabilidade aos inventos inúteis e/ou abstratos. O direito de patente pode ter duas naturezas:

  • Invenção, sendo um ato original que decorre da atividade criativa do homem.
  • Modelo de utilidade, nas cláusulas do art. 9º da Lei de Propriedade Industrial, o produto feito ou uma parte, deve ser passível de aplicação industrial. E apresente uma novo componente, envolvendo a invenção, que resulte em melhorias funcionais no objeto feito.

Ademais, não se considera invenção nem modelo de utilidade nas criações previstas no art. 10 da LPI (Lei de Propriedade Industrial).

O que é software?

É um compilado de instruções que devem ser seguidas e cumpridas por um mecanismo, seja ele computador ou equipamento eletromecânico. É um termo abrangente usado para se remeter a programas, aplicativos, scripts, macros e firmware, de modo a comandar o que uma máquina deve fazer.

Todo programa no computador, celular, tablet, smart TV, videogames, dentre outros, é um software. Independente de ser aplicativo de edição, jogo, aplicativo de streaming ou até mesmo um navegador. O programa de computador no Brasil tem proteção por direito autoral e há uma lei que regula a proteção e comercialização do software. Essa lei é a lei nº 9.609, ou Lei do Software.

A proteção aos direitos autorais não é dependente de registro, em contraposição aos direitos de marcas, patentes, desenhos industriais, dentre outros, que, em regra, o direito assegura apenas após o registro. Contudo, o registro do software garantirá uma maior segurança jurídica ao seu titular. 

Além disso, softwares podem ser patenteados, se encaixarem nos requisitos de invenção ou modelo de utilidade, atividade inventiva e aplicação industrial. O programa de computador em si não é patenteável, dessa forma, o código não pode ser uma patente se estiver entrelaçado a um hardware. Entretanto, em caso da junção de software e hardware, cumprirem com as cláusulas regulamentadas por lei, é possível obter a patente.

Registro no software no INPI

Por mais que o software seja protegido por direitos autorais e independe de registro, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), permite o registro por meio do sistema eletrônico e-Software do Instituto. Dessa forma, os direitos do titular sob o produto são reconhecidos internacionalmente, a partir de processo online e com definição automatizada.

O registro garante uma segurança jurídica ao seu titular, para caso tenha alguma disputa judicial, será necessário comprovar a titularidade do programa. 

O que são marcas de alto renome?

Devido à profunda complexidade do mercado, a LPI uniformizou a ocorrência de algumas peculiaridades. Isso ocorreu, ao notar a existência de marcas com grande destaque mundial ou nacional, as quais mereceram tratamento diferenciado pela legislação.

No art. 125, afirma-se que uma marca de alto renome deve registrar-se e terá especial proteção em todos os ramos de execução. Diferentemente das marcas regulares, bem como comuns, que possuem proteção apenas em seu setor.

Dessa forma, o empresário da marca deve procurar o INPI e fazer o pedido de marca de alto renome, com documentos que comprovem os requisitos necessários do art. 3º da Resolução 107/2012 da lei acima mencionada, quais sejam:

  • Grau de exclusividade do sinal marcaria em questão.
  • Reconhecimento da marca em geral;
  • Qualidade e prestígio que o usuário entrega à marca e aos serviços por ela feitos;
  • Reconhecimento da marca em geral.

Em relação às marcas de grande conhecimento, existem as que possuem registro em outros países, usufruindo de grande conhecimento no comércio, devido ao número expressivo de reconhecimento dos consumidores. Estas marcas tem proteção pela Convenção da União de Paris – CUP, independentemente de registro no Brasil.

O que é desenho industrial?

Definido no art. 95 da Lei da Propriedade Industrial, é a forma plástica ornamental de um objeto ou conjunto de linhas e cores que é possível aplicar em um produto. Proporcionando assim, resultado visual original e que pode servir de tipo de fabricação industrial. O desenho industrial é importante para o processo de registro para proteção de patentes e marcas junto ao INPI.

É possível classificar como:

  • Bidimensionais, essencialmente formados por duas dimensões (altura e largura). Geralmente aplica-se à superfície de um produto tridimensional, como por exemplo estampas, padrões de superfície, dentre outras.
  • Tridimensionais, forma plástica ornamental de objeto que possui três dimensões (altura, largura e profundidade). Como por exemplo, móveis, jóias, veículos e embalagens. 

É necessário registrar marcas para realizar a proteção delas, se já há Nome Empresarial e Título de Estabelecimento?

Muitas pessoas acreditam que Nome Empresarial, Marca e Título de Estabelecimento são o mesmo instituto mas não são, há peculiaridades entre eles como finalidade, local de registro, validade, dentre outras. Dessa forma, é necessário registrar cada uma, pois estas são feitas em instituições diferentes. Como por exemplo: o nome empresarial tem o registro feito na Junta Comercial. Registra-se a marca no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) e não há órgão de registro para o título de estabelecimento. 

A validade de registro para o nome empresarial é apenas enquanto a empresa estiver ativa. Já a da marca é válida por 10 anos, sendo prorrogável por períodos iguais e sucessivos. Contudo, o título de estabelecimento não tem validade, pois não há registro. O nome empresarial tem apenas abrangência estadual de território enquanto a marca possui abrangência nacional. 

Qual a vantagem de se registrar uma marca, patente ou software?

O registro é essencial para a identificação nacional do seu produto e serviço. Isso é feito para que terceiros não utilizem sua marca sem sua autorização. E até mesmo que, no futuro, outras pessoas registrem a marca e lhe impeçam de usá-la. Contudo, é possível realizar contratos de concessão de uso da marca, sendo algo que se torna muito lucrativo para a empresa, como por exemplo, em contratos de franquias.

Já o registro de patentes serve para garantir a exclusividade sobre a criação de uma ideia original, lhe assegurando direitos exclusivos para exploração comercial em todo abrangência nacional por um período de tempo.  Assim como ocorre no direito da marca, a exploração empresarial da patente pode ser cedida, por meio de contrato, se tornando mais uma fonte de renda para o criador.

Dessa forma, são várias as vantagens com o registro de marcas e patentes para o titular, as quais, de certo jeito, superam diversos obstáculos de lidar com a burocracia inerente a estes registros e devem ser buscados por empresários que querem otimizar seus resultados. A seguir, listamos algumas das vantagens de se registrar:

  • Prova de titularidade, em casos judiciais;
  • Proteção contra concorrência, cópias ilegais e piratarias;
  • Interessante caso haja intenção de comercializar o produto internacionalmente;
  • Possibilidade de vender com segurança;
  • Possibilidade de licenciar, com maior segurança, o uso do produto.

Quais as desvantagens de se registrar um software?

Em desenvolvimento de novas versões do software original, o titular deve requerer um novo pedido de registro, pois este protege o código do programa e não a função que ele desempenha. Dessa forma, a cada nova atualização do software original, é gerado um novo código e é necessário um novo registro para assegurar a proteção deste atualizado.

Apesar do baixo custo em se registrar softwares, se comparar com os diversos serviços do INPI, a precisão de continuar registrando as atualizações do mesmo programa pode se tornar custoso e não valer a pena em algumas situações. 

Como é feito o registro para proteção das marcas?

O registro da marca deverá ser solicitado ao INPI por meio de preenchimento de formulário, que deve ser entregue juntamente com a procuração, caso o pedido esteja sendo feito por terceiros, e o comprovante de pagamento da taxa obrigatória. 

Este procedimento também pode ser feito via internet, com ajuda do Manual de Marcas disponível no site do INPI, e certamente irá colaborar na facilidade de acesso ao procedimento. Após protocolar o pedido, o INPI irá recomendar um acompanhamento semanal do seu periódico, a Revista de Propriedade Industrial – RPI, a fim de tomar ciência sobre o processo e as exigências a serem sanadas.

Apresentar oposição a pedido de registro de marca

A oposição de marca INPI, se trata de uma pessoa com interesse em manifestar-se contra pedido de registro de marca, a partir de 60 dias a contar da data de publicação. Trata-se da primeira e única oportunidade que terceiros possuem para interpor no processo administrativo de solicitação do registro de marca, explicando por quais motivos o INPI não deve deixar que esta seja registrada. 

Dessa forma, é de bom tom que o titular sempre esteja atento às publicações de novos registros na Revista de Propriedade Industrial. Pois ao se deparar com um novo pedido que envolva marca semelhante ou idêntica à que já existe registro, aconselhamos que você apresente sua oposição para acrescentar e ampliar a probabilidade de o INPI recusar o registro dessa nova marca.

Há três pedidos de oposição tidos com bases em fundamentos gerais:

Proteção de marcas quando a marca é idêntica à do terceiro interessado

O terceiro usuário pode alegar e comprovar que utiliza, pelo tempo mínimo de 6 meses, uma marca idêntica ou semelhante àquela a que se opõe. Vale ressaltar que é de extrema importância que este terceiro interessado, que alega oposição, deve solicitar também o pedido do registro da marca em seu nome.

Proteção de marcas quando ela é igual a outra já requerida ou registrada

Para isto, é preciso fiscalizar os serviços e produtos feitos pelos dois opostos envolvidos, verificando se apresentam similaridade ou não. Dentre outras possibilidades, é necessário avaliar se existe algum elemento de uso comum que faça parte do sinal ou expressão que pretende registrar. 

Marca parecida com o nome de outra empresa

De acordo com a Lei da Propriedade Industrial, não se pode registrar sinal ou expressão que tenha forma idêntica de um nome empresarial. Nesse caso, deve-se informar sobre a anterioridade do pedido, quais atividades você exerce, localização das partes, dentre outros aspectos. 

Como é feito o registro de patentes?

Para registrar uma patente, é imprescindível realizar uma pesquisa prévia para identificar se a criação já existe no banco de dados de patentes. Contudo, apesar de não ser obrigatório, o procedimento é importante e evita que dê entrada em pedido referente à tecnologia patenteada. 

Caso decida continuar com o processo de registro, será necessário apresentar um pedido ao INPI. Documentos como requerimento, relatório descritivo a respeito da criação a ser patenteada, reivindicações, desenho industrial (caso tenha), resumo  comprovante de quitação da taxa obrigatória.

É um processo complexo e burocrático, sendo recomendado buscar uma assessoria especializada para realizar este feito. Por fim, cabe esclarecer que, assim como no registro de marcas, o INPI recomenda o acompanhamento semanal da Revista de Propriedade Industrial, sob pena de o titular perder prazos de exigências ou contestação e ter o seu pedido de registro arquivado. 

Depósito de patentes

A patente, por ser uma invenção rentável, é necessário depositar o pedido de concessão junto ao INPI, tendo os seguintes passos:

  • Entrevista/contato inicial – consiste na Assinatura do Termo de Sigilo e Encaminhamento do Questionário de Patenteabilidade ao inventor. A ideia deve ser escrita comprovando atender todos os seguintes requisitos: Novidade, Atividade Inventiva, Aplicação Industrial e Suficiência Descritiva.
  • Busca de anterioridade – após a entrega do Questionário de Patenteabilidade, é feita através de pesquisas criteriosas em bases de patentes nacionais e internacionais. Será feita uma base específica que você deve enviar ao inventor com o resultado das buscas, contendo informações nacionais e internacionais.
  • Redação e normalização – o inventor deve escrever o documento da patente (resumo, relatório descritivo, reivindicações, desenhos) da sua invenção de modo objetivo e técnico.
  • Protocolo no escritório regional do INPI – serão entregues ao Escritório Regional do INPI os documentos da patente devidamente preenchidos e com o GRU da taxa de depósito quitada.
  • Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) – recebe o depósito de pedido de patente e toma decisões de acordo com o caso.
  • Acompanhamento do processo de patenteamento junto ao INPI – todas as fases de depósito, pagamento de anuidades, até a emissão da Carta Patente, precisa de acompanhamento semanal pela Revista de Propriedade Industrial.
  • Emissão da Carta Patente – INPI irá emitir o documento caso o registro seja aceito. O tempo entre o depósito e a emissão varia de acordo com o caso analisado, com média de 5 a 8 anos. Entretanto, o inventor não necessita aguardar a emissão da Carta Patente para enunciar sua invenção, pois o número de depósito da patente, emitido pelo INPI já serve como garantia prévia.

Como é feito o registro de softwares?

Primeiro passo para registrar é a documentação. Antes de entrar com requerimento de registro, o requerente deve realizar a criptografia do arquivo que contém o código do programa de computador, utilizando algoritmos apropriados para transformar este código em um resumo digital hash. No formulário eletrônico de depósito, terá a solicitação deste formulário e será necessário acrescentar a Declaração de Veracidade.

O segundo passo, é emitir a Guia de Recolhimento da União (GRU), sendo necessário a quitação da guia antes da entrada no pedido. Os valores de taxas do INPI que refere a softwares, constam no site do Instituto. No momento de emissão da GRU, o requerente deve fazer download da Declaração de Veracidade e firmar assinatura digitalmente para incluí-la no pedido. 

O terceiro passo após o pagamento do GRU, é realizar o pedido acessando o e-Software e preenchendo o formulário. No ato do pedido, o requerente deve incluir o resumo hash e a Declaração de Veracidade assinada de forma digital. Para sanar dúvidas acerca do formulário online, você pode realizar uma consulta no Manual do Usuário. O passo a passo para o depósito eletrônico, você pode encontrar no site do INPI.

O quarto passo é verificar o prosseguimento do processo de pedido de registro. Após a confirmação do pagamento, o tempo médio para a publicação do registro é de até 10 dias.

O certificado ficará disponível para download no site do INPI em média 7 dias úteis após a decisão, devendo o requerente acompanhar o processo pela Revista Propriedade Industrial (RPI), publicada semanalmente ou através do sistema de busca do INPI.

A partir da invenção, o registro de programa de computador é válido por 50 anos . Além disso, tem abrangência nacional e internacional. 

Como é feito o registro de desenho industrial?

Para se registrar, é necessário estar a par dos requisitos que se exige, como:

  • Aspecto ornamental;
  • Novidade;
  • Originalidade;
  • Configuração externa;
  • Tipo de fabricação industrial.

Dessa forma, não há como registrar os desenhos industriais que foram opostos à moral e aos bons costumes ou que atente contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso, dentre outros aspectos.

Além disso, fica isento de registro de desenho industrial os objetos puramente artísticos, que não podem ter sua produção feita em escala industrial. 

Como os advogados podem te ajudar nesse processo de proteção de marcas?

O processo para registro e proteção de marcas é considerado burocrático. Empresários e inventores acreditam que, para registrar uma marca no INPI, o auxílio de um advogado especialista em direito empresarial é obrigatório.

Entretanto, uma liminar de 2010 atendeu ao pedido do Ministério Público Federal para que houvesse livre acesso ao registro através do site do Instituto, eximindo a necessidade de um profissional.

Apesar disso, o órgão regulador reconhece os advogados como representação de seus clientes durante o processo, assim não haveria problemas em contratar um profissional da área para ajudá-lo no registro.

Ao dar início no processo de registro, o requerente pode cometer atos falhos como esquecer prazos de exigências a cumprir, esquecer o pagamento de taxas, não buscar corretamente sobre o produto ou serviço, não se defender numa oposição de patente ou marca e não acompanhar o processo semanalmente na RPI.

Todas essas recorrências que citamos podem atrasar o processo de registro além disso, o indeferimento do pedido. Por isso, é aconselhável contratar uma empresa com profissionais experientes e qualificados que não apenas facilitem o processo do registro, mas também aumentem as chances de deferimento do pedido.

Os advogados especializados do Monteiro Verdasca conhecem bem as etapas, bem como os funcionamentos do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o que irá diminuir as chances do pedido enfrentar problemas com documentos ou taxas.

Ademais, vale ressaltar que se o INPI descobrir alguma inconsistência nas informações que você forneceu, ele pode cancelar a marca, patente ou software, mesmo após deferir o pedido. Por isso, busque evitar problemas para conseguir o seu certificado de INPI, com advogados especializados que fazem parte da nossa equipe.

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Sobre o Autor

Monteiro Verdasca Advogados é reconhecido internacionalmente por ser um escritório que entrega os melhores resultados no direito empresarial, societário e médico.

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